產業評析
《專家傳真》產學研合作的專利權爭奪:不在共有,而在運營
2014-10-28

產學、產研、學研或產業相互間,無論長期在資通訊及光電產業,抑或在目前生技及醫材產業上就任何技術或產品的合作研發,經常為「專利所有權歸屬」而爭奪得你死我活,而最後通常是各方達成「共有專利權」協議的結果,或者是彼此僵持不下而回到未合作原點。

然而,「共有專利權」究竟是專利權處置的妥適方式,或者只是未經思索的便宜措施而忽略了最佳解決方案的探求。尤其產學研界均處在全球「開放式創新」的盛行時代,若各界持續以「共有專利權」簡單方式或法律規範來解決合作研發所涉及的專利價值鏈,則恐將持續惡化專利營運績效不彰的問題。

實務上,各界習以「共有專利權」方式安排研發合作產出的權利歸屬,表面上看來是合作各方最簡單或最方便的解決方式,但無論從法律規範及實際作業上,或者從專利價值鏈運營及財務績效上觀察,「共有專利權」方式最終恐將使各方「空有」專利權之應有部分,而卻難以從「共有專利權」中獲得多元經濟報酬。

法律為平衡「共有人」的權利,專利法即需規範共有人間的對等權利,進而規範共有人間應共同的行為,而且不得不規範使一方共有人得牽制他方共有人,始得行使權利。例如:1.專利申請權為共有者,應由全體共有人提出申請;2.二人以上共同為專利申請,其撤回或拋棄申請案、申請分割、改請應共同連署;3.專利申請權為共有時,非經共有人全體之同意,不得讓與或拋棄;4.專利申請權共有人非經其他共有人之同意,不得以其應有部分讓與他人;5.專利權為共有時,除共有人自己實施外,非經共有人全體之同意,不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄;6.專利權共有人非經其他共有人之同意,不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。

而法律上對「共有專利權」的規定,除非有豐富專業且實務經驗者可以使該等規範緩和或化解外,實際上,大多是「法匠式」的援用法條規定而使各方於簽約後即陷於作業程序繁瑣或權利行使困難,或者硬使各方權益陷於僵局,甚至亦成為一方牽制他方的法寶。要言之,合作研發各方並未真正觸及共有專利權配套機制的縝密設計,更未進一步深入處理研發成果如何控管專利侵權風險、如何佈局優質優勢專利、如何貨幣化專利資產,最後將使「共有」淪為「空有」。

長期來,產學研各界實際上是較關心合作研發之「權利歸屬」,而鮮少關注如何運營研發合作及其成果轉化為權利並據以貨幣化,最後導致合作研發中關鍵的「專利價值鏈運營機制」未被思索探尋,更未被實踐發展。是以,僅恃法律規定的共有專利權措施應難以期待會發生專利財務績效。因此,如何從共有專利權的「共有牽制」方式變更為「權益共享」機制,同時使合作研發成果的「專利所有權單一化」或者降低對專利所有權共有的依賴。

據此,合作研發各方應可以協議一方擁有專利權並承擔運營專利價值鏈義務,而未擁有專利權之他方則享有共享權益與監督權利,如此方可解決僵硬的法律規範、簡化權利的取得與行使、避免無謂的作業與牽制,同時亦可發展出有用有益的專利價值鏈運營機制,進而有機會貨幣化專利資產並分配利益。而前述專利價值鏈運營機制,主要項目包括:1.研發管理系統,如STAGE-GATE或TECHNOLOGY READINESSLEVEL(TRL)的導入;2.專利技術暨產業調研;3.發明技術揭露;4.專利風險控管;5.專利佈局與組合;6.專利申請與維持;7.專利資產營運,如商品化、授權技轉、侵權訴訟、技術標準、作價投資;8.專利跨國行銷與商業模式設計;9.跨國財會租稅;以及10. 全流程的技術資產營運系統的配套支持。

最後,承擔運營專利價值鏈義務一方若其組織內未有上述各項目專業資源可以支持合作研發項目所涉及的專利業務,則未擁有專利權的他方則需要求營運專利價值鏈之一方應尋求國際專業服務組織為合作研發專利項目提供全套專業服務,始能確保「權益共享」的實現。

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